• Marque

    par brm_admin

    Les marques

    I- Le choix de la marque

    Définition et utilité :
    Définition juridique : « C’est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

    Cette définition est importante, elle fait la distinction avec le nom commercial avec lequel il ne faut pas la confondre de même qu’avec la dénomination sociale.
    La marque exerce une fonction différente. Elle ne désigne ni l’entreprise, ni la personne morale, mais uniquement ses produits et ses services, produits et services sur lesquels elle devra être apposée pour garder sa fonction de marque.

    Une marque valable

    L’INPI fait un examen préalable de la validité du signe avant son enregistrement mais il vaut mieux s’en préoccuper avant de déposer la marque compte tenu des frais à engager.
    Pour être valable, la marque doit être :
    – un signe autorisé par la loi- un signe distinctif

    Admissibilité :
    – La loi admet à titre de marque : les dénominations sous toutes les formes, les signes sonores, les signes figuratifs (dessins, étiquettes, logos, ints de synthèse, formes du produit et de son conditionnement)
    La marque peut être simple ou complexe,en noir et blanc ou en couleur. Cela peut être également une forme en trois dimensions. Exemple : la bouteille de Coca Cola et la bouteille de Perrier sont déposées à titre de marque.
    – Pour être valable, une marque ne doit pas être un signe exclu par la loi, ni un signe trompeur ou contraire aux bonnes moeurs.
    * les signes interdits par la loi : Ce sont les marques désignant les produits du tabac , les emblèmes des nations, tous signes officiels . Ex : Médecins sans frontières utilisait l’emblème suisse ,l’association a du cesser.
    * les signes déceptifs ou trompeurs:
    Ont été interdits Evian Fruité dans la mesure où le produit ne contenait pas d’eau d’Evian, Ecole de Conduite Française ECF, car la marque évoquait un caractère officiel pour cette école de conduite.
    Distinctivité
    C’est un critère essentiel de sa validité.
    Pour être distinctive, une marque doit être arintraire par rapport aux produits et aux services qu’elle désigne. On ne peut, par exemple, déposer la marque « auto » pour désigner des voitures. Il est vrai que le réflexe le plus naturel est de rechercher la marque la plus évocatrice possible, voire même descriptive du produit qu’elle doit désigner.
    C’est une erreur à ne pas commettre.
    – Les marques descriptives sont formellement condamnées par la loi.
    Au contraire, plus une marque sera arintraire, par rapport aux produits ou services qu’elle désigne, plus elle sera distinctive. Ex : la marque COUP DE CŒUR appliquée à des vêtements est arintraire .
    – La marque ne doit pas non plus désigner une caractéristique du produit ou du service, espèce, qualité, quantité …)
    Ex: FARINE TAMISEE a été considéré comme non distinctive. En revanche, le néologisme SANGRUMO a été considéré comme une marque, certes évocatrice mais valable. SECURITAS pour des services de sécurité a été déclaré valable. TEINTLEGER pour un fond de teint non valable, mais BONNEMINE pour un crème a été accepté.
    Il faut comprendre que l’exigence de distinctivité sert à éviter l’appropriation exclusive par une entreprise d’un terme nécessaire aux concurrents.
    Le caractère distinctif s’apprécie au moment du dépôt.
    En France si la jurisprudence n’admet pas la distinction « marques faibles marques fortes » on rencontre néanmoins la notion de marques évocatrices, c’est à dire, qui, de loin, rappellent le produit ou service. Ces marques sont des marques valables mais la limite entre marque évocatrice et marque descriptive n’est pas toujours facile à trouver.
    Aux Etats Unis coexistent un registre principal et un registre supplémentaire. Seules les marques fortes accèdent au registre principal et bénéficient d’avantages indéniables :une incontestabilité après 5 ans d’usage.une présomption de propriété et des dommages et intéréts triplés en cas de contrefaçon.
    Attention : Il faut savoir que l’on ne peut, après dépôt, modifier le signe déposé, et ce même à l’occasion du renouvellement.
    S’il y a modification, l’INPI considère qu’il s’agit d’un nouveau dépôt.
    CONCLUSION :
    Il faut une marque la plus arintraire possible par rapport aux produits et services, l’inconvénient au départ est une pénétration plus difficile du message au niveau du public, mais l’avantage à long terme est une plus grande distinctivité face à la concurrence et un plus grand poids face aux éventuels contrefacteurs.

    Une marque disponible

    L’INPI ne pratique aucun examen de la disponibilité du signe, c’est à dire aucune recherche portant sur l’existence de droits antérieurs qui pourraient s’opposer à l’enregistrement de la marque.
    Pour vérifier la disponibilité du signe, il faut entreprendre une recherche d’antériorités, qui n’est pas entreprise d’office par l’INPI qui n’effectue qu’un examen de la forme et de la validité de la marque.
    L’analyse de la recherche, qui n’est pas non plus effectuée par l’INPI, se révèle particulièrement délicate. C’est l’affaire de spécialistes (avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle ou conseils en Propriété Industrielle).
    La recherche d’antériorité et son analyse sont incontournables, sauf à prendre des risques majeurs qui ne sont pas seulement la procédure d’opposition en cours d’enregistrement, mais aussi le risque d’être contrefacteur avec un arrêt immédiat des investissements sur la marque mais également des condamnations parfois lourdes à des dommages et intérêts, et même le changement des statuts de la société quand la marque est en même temps la dénomination sociale.
    En faire l’économie est donc un choix à courte vue et risqué.
    La recherche à l’identique sur minitel ou internet ?
    Elle n’assure aucune sécurité quant à la disponibilité du signe si cette recherche est négative, car la recherche à l’identique ne révélera que les marques identiques ou très proches.
    Or, la contrefaçon n’est pas constituée uniquement par la reproduction à l’identique du signe, mais aussi par son imitation, de sorte que se limiter à une recherche à l’identique présente le risque de passer à côté d’antériorités gênantes.
    Une recherche plus complète s’impose au cas de recherche à l’identique négative.
    En revanche, si la recherche à l’identique révèle déjà une antériorité pertinente, il faut arrêter la recherche et réfléchir à une autre marque.

    Quels sont les droits antérieurs ?
    Il n’y a pas que les marques qui puissent constituer des droits antérieurs, il y a aussi, (aux termes de l’article L 711-4 du C.P.I.) :
    – la dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public- le nom commercial ou une enseigne connus dans l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public- l’appellation d’origine protégée- les droits d’auteur- les droits résultant d’un dessin ou modèle protégé- les droits de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son int- les droits au nom, à l’int ou à la renommée d’une collectivité territoriale
    Il ne faut donc pas négliger ces autres droits antérieurs dans les recherches :
    On se souvient de la marque CHAMPAGNE, lancée par Yves St Laurent et du coup d’arrêt donné au lancement de cette marque, en raison de son atteinte à une appellation d’origine protégée.
    Enfin, si la marque est valable et disponible, il faut alors s’attacher à bien vérifier la liste des produits et services pour lesquels on souhaite disposer du monopole.

    II- Le dépot : démarche indispensable

    La marque ne devient un monopole que par le dépôt suivi d’un enregistrement seul constitutif de droits.
    En France, (comme au Bénélux et en Allemagne), et contrairement aux pays anglo-saxons, l’usage ne confère aucun droit.
    NB:Aux USA, l’usage est prépondérant .Il doit préexister à l’enregistrement et le titulaire s’engage lors du dépôt sur une intention d’usage réel.( sauf pour les pays faisant partie de l’Union de Paris qui peuvent déposer la marque telle quelle si elle est enregistrée dan le pays d’origine .)En Grande Bretagne, coexistent des marques enregistrées protégées par l’action en contrefaçon et des marques d’usage protégées par l’action en passing off (l’équivalent de notre action en concurrence déloyale)
    Exception à l’acquisition de la propriété par l’enregistrement : les marques notoires qui sont protégées en raison de leur seule notoriété indépendamment d’un enregistrement.
    Il faut savoir cependant que la marque enregistrée n’est pas incontestable et que peut toujours, malgré son enregistrement, être discutée quant à sa validité et à sa disponibilité soit pour les contrefacteurs poursuivis, soit pour les titulaires de droits antérieurs.
    Compte tenu des investissements qui accompagnent la marque à son lancement, puis durant sa vie, il est nécessaire avant tout dépôt et après avoir procédé à une analyse du signe (cf. ci-dessus) de s’interroger sur la liste précise des produits et des services pour lesquels la marque sera déposée, de s’interroger aussi sur l’étendue que l’on souhaite donner à la protection, sera-t-elle protégée uniquement en France ou veut-on également à l’étranger?

    Pour quels produits et services ?

    Le droit des marques est soumis au principe de spécialité.
    L’enregistrement de la marque ne confère à son titulaire un droit de propriété que pour les produits et services qui auront été désignés au dépôt (Art. L 711-2 Al. 1 du Code de la Propriété Intellectuelle).
    La mise au point de cette liste est très importante car, après le dépôt de même que le signe ne peut plus être modifié, même à l’occasion d’un renouvellement, la liste des produits et services ne le sera pas davantage sauf pour renoncer à certains produits ou services.

    Où protéger ?

    – En France :
    Le seul dépôt à l’INPI ne confère qu’une protection territoriale limitée à la France.
    Il faut savoir que si le dépôt n’est pas pratiqué à l’étranger, le déposant sera contraint à terme d’adopter un autre nom pour ses produits quand il passeront la frontière.
    Si le déposant veut néanmoins dans un premier temps se limiter à un dépôt français, notamment pour des questions de coût, il dispose d’un délai de 6 mois pour opérer un dépôt dans l’un des pays de l’Union de Paris : c’est le délai de priorité.
    Le dépôt pratiqué dans ce délai de 6 mois, dans un pays membre de la CUP confère une immunité contre les faits qui peuvent survenir entre temps quant à l’emploi de la marque.

    Sinon, comment vont s’orienter les choix ?
    Les choix dépendront de l’endroit où sont les marchés convoités, mais également de l’endroit où sont situés les concurrents actuels ou potentiels et aussi les partenaires, de ce que l’on peut attendre de l’efficacité de la protection dans le pays considéré et du budget dont on dispose.
    – A l’étranger :
    Le choix s’opèrera entre des dépôts nationaux distincts et des dépôts internationaux, les premiers ayant un moindre intérêt aujourd’hui en raison des procédures d’enregistrements internationales et de l’existence de la marque communautaire et se révélant plus coûteux.

    – Le dépôt d’une marque communautaire.
    Il présente l’avantage d’être un titre supranational unique pour toute l’Union Européenne soumis à une loi uniforme, et faisant l’objet d’un dépôt unique à l’OHMI (Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur), après, bien évidemment, une sérieuse recherche d’antériorité.
    Si la marque passe le cap des oppositions, qui peuvent venir de chacun des pays de l’Union Européenne, la marque sera enregistrée pour tout le territoire européen.

    – L’enregistrement international, selon l’arrangement de Madrid.
    En réalité, il ne s’agit pas d’un véritable enregistrement international, mais d’un dépôt international auprès de l’OMPI soumis à la condition de justifier d’un premier enregistrement en France ou dans un autre pays de l’arrangement de Madrid.
    L’enregistrement international permet la désignation de pays sélectionnés en fonction de critères propres à l’entreprise, avec cette limite que certains pays, et non des moindres, n’ont pas adhéré à l’arrangement de Madrid, tels la Grande Bretagne, les Etats Unis et le Japon.

    Cependant la ratification par la France, le 07 novembre 1997, du protocole relatif à l’ arrangement de Madrid conclu en 1989, permet désormais de couvrir un plus grand nombre de pays, puisque notamment les Etats Unis, l’Angleterre, ainsi que les pays scandinaves en sont membres (une vingtaine d’Etats dont dernièrement la Pologne, la Hongrie, le Japon, le Portugal).

    NB:il faudra encore attendre un peu pour les Etats Unis qui ne l’ont pas encore ratifié en raison d’une divergence sur les droits de vote qui les oppose à l’union Européenne.

    Ce protocole simplifie aussi les formalités mais il faudra prendre garde au coût car les taxes nationales sont individualisées pays par pays. Une étude sérieuse est nécessaire.
    Par ailleurs, les choix sont devenus paradoxalement plus complexe car les possibilités sont variées.


    III- La vie de la marque

    La surveillance de la marque

    Elle consiste à vérifie si un concurrent ne dépose pas une marque identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires.
    L’intérêt est de pouvoir faire très rapidement opposition à l’enregistrement d’une marque dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
    Si l’opposition est admise, la marque du concurrent ne sera pas enregistrée.
    Le titulaire de la marque qui constate la contrefaçon peut par ailleurs, s’il n’est plus dans les délais d’opposition, agir en contrefaçon.
    Enfin, et surtout, la surveillance de la marque permet d’éviter la forclusion par tolérance.
    En effet, l’action en justice qui permet l’annulation d’une marque contrefaisante n’est plus recevable si la marque concurrente a été déposée de bonne foi et si le titulaire de la marque antérieure en a toléré l’usage pendant 5 ans.

    La déchéance

    Il faut veiller à conserver à la marque sa force par un usage sérieux et suffisant à titre de marque pour éviter la déchéance.
    Cette déchéance est encourue à l’expiration d’un délai de 5 ans d’inexploitation.
    Il faut éviter également que la marque ne devienne la désignation usuelle d’un produit ou d’un service, indépendamment de son origine.
    Si le titulaire de la marque ne réagit pas à ces utilisations de la marque par les concurrents, pour désigner les mêmes produits ou des produits similaires, il ne pourra plus agir en contrefaçon, la marque étant frappée de dégénérescence (ex. frigidaire).
    Les titulaires de marque doivent donc adopter une politique stratégique et de défense de la marque s’ils veulent lui conserver son intérêt.

    Le renouvellement

    L’enregistrement ne produit ses effets que pour une période de 10 ans.
    Cet enregistrement est renouvelé à la condition qu’il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services.
    La marque est indéfiniment renouvelable.