• Concurrence déloyale

    par brm_admin

    ORANGE / SFR en conflit sur le terrain des marques – 27/02/2004

    L’opérateur Orange, titulaire des marques Génération Connexion, Génération Wap, Ola, Itineris formule bureau mobile, Du temps en plus et Changer de mobile, a assigné en contrefaçon SFR pour que soit prononcée la nullité des marques Génération GPRS, La Ola des SMS, La Ola des Textos et Le Bureau Mobile sécurisé de SFR déposées pour des produits et services identiques.

    En défense, SFR a implicitement reconnu la contrefaçon par imitation, de la marque Ola en retirant ses demandes d’enregistrement pour La Ola des SMS et La Ola des Textos. Pour autant, leur seul dépôt sans exploitation desdites marques, a bien constitué une reproduction ou à tout le moins une imitation illicite de la marque d’un concurrent nécessitant réparation du préjudice.

    En revanche, pour les marques Changer de mobile et Du temps en plus SFR a soutenu qu’elles étaient descriptives des services désignés, et a donc sollicité leur annulation.

    Précisons que les marques dépourvues de distinctivité (marques descriptives) par rapport aux produits et services visés au dépôt ne sont pas valides. Le Code de la Propriété Intellectuelle dispose en effet que « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, (…) » sont dépourvus de caractère distinctif1, critère essentiel de validité des marques.

    Il faut comprendre que l’exigence de distinctivité sert à éviter l’appropriation exclusive par une entreprise d’un terme nécessaire aux concurrents.

    Sur la base de ce principe, le Tribunal Grande Instance de Paris a néanmoins considéré que la marque Changer de mobile utilisée par ORANGE pour désigner un système de cumul automatique de points donnant droit à des tarifs préférentiels pour l’achat de nouveaux mobiles et la marque Du temps en plus exploitée pour désigner un programme de fidélisation basé sur une offre de crédit temps en fonction des communications consommées étaient tout au plus évocatrices des services rendus et en aucun cas descriptives !

    La décision rendue montre à quel point la frontière entre un signe descriptif (nul) et un signe évocateur (faiblement distinctif) est pour le moins subjective !

    D’ailleurs c’est le caractère fortement évocateur de ces deux marques, qui a permis d’écarter une prétendue contrefaçon par les slogans publicitaires : Elle a choisi de prendre du temps en plus et Il a choisi de changer de mobile.

    D’où la question à se poser de l’intérêt de déposer des marques aussi évocatrices et aussi peu protégeables !

    Le Tribunal a donc estimé que l’ensemble des marques déposées par ORANGE était distinctif. En conséquence les marques de SFR ont été annulées pour contrefaçon par imitation à raison du risque de confusion possible pour le consommateur d’attention moyenne.

    Conformément au principe de spécialité des marques, la contrefaçon par imitation n’a concerné que les signes déposés par SFR dans les classes visant des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par ORANGE. Subsiste donc la marque déposée par SFR Génération Gprs pour désigner des articles de sport, des jouets … considérée en vertu de ce principe comme non contrefaisante.

    Enfin, à côté des actes de contrefaçon de marques, le Tribunal n’a retenu qu’un seul acte de concurrence déloyal distinct, constitué lors d’une campagne publicitaire en mars 2002.

    En l’occurrence, il s’agissait de la reprise par SFR d’un même personnage féminin, habillé de la même manière que dans la publicité ORANGE, faisant un autre exercice d’assouplissement pour « véhiculer la même idée ».

    SFR a été condamnée à verser la somme de 75.000 € en réparations des actes de contrefaçon et 20.000 € au titre de la concurrence déloyale.

    1Article L. 711-2 du CPI.

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    Tribunal de Grande Instance de Paris, 3ème ch., 5 décembre 2003, ORANGE France c/ Société Française du Radiotéléphone – disponible sur legalis.net

    Martine Ricouart-Maillet

    Nicolas Samarcq