• Marque

    par , Avocat associé

    Déchéance d’une marque pour défaut d’exploitation, en présence de plusieurs marques similaires

    Nombreuses sont les sociétés qui souhaitent se réserver un signe et toutes ses variantes pour un marché donné, afin de se prémunir de l’usage postérieur d’un signe proche par des concurrents. Elles enregistrent alors plusieurs marques quasi-identiques. Il s’agit de la stratégie communément appelée des marques de barrage.

    Par ailleurs, la pratique marketing révèle qu’une seule marque phare d’une société se doit d’évoluer au fil du temps, ce qui amène parfois l’entrepreneur à déposer, là encore, plusieurs marques similaires.

    Pour autant, dans l’un comme dans l’autre cas, chacune de ces marques enregistrées et détenues par la même personne n’est pas toujours réellement exploitée.

    Or, en droit, une marque, qu’elle soit française, communautaire ou internationale, doit être exploitée sérieusement et dans la forme visée à son enregistrement. A défaut d’un tel usage sérieux pendant une durée ininterrompue de cinq ans durant la période de validité de cette marque, le titulaire encourt la lourde sanction de la déchéance de la marque (art.10, directive 89/104/CEE ; art. L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle).

    Une nuance est toutefois prévue par ces mêmes textes.  Selon la directive, un tel usage peut être « l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ». Le Code de la propriété intellectuelle reprend approximativement cette formule.

    Peut-on alors arguer d’une atteinte à une marque enregistrée mais non exploitée, lorsque l’on exploite une autre marque enregistrée et similaire (autrement dit, « n’altérant pas le caractère distinctif » de celle-ci) ?

    A cette question, la Cour de justice de l’Union européenne avait répondu par la négative en 2007. Elle posait alors le principe selon lequel on ne peut « étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la première » (CJCE, 13 sept. 2007, C-234/06P, Brainbridge, pt 86).

    La Cour de cassation française suivait alors ce raisonnement en précisant qu’il convient de « vérifier que chacune des marques en cause a fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque de la part du titulaire, sur les produits [ou services] visés dans l’enregistrement » (pour une illustration récente : Cass. Com. 31 janv. 2012, n°11-14.317). En d’autres termes, puisque le titulaire estimait que les signes étaient distincts au point de justifier plusieurs enregistrements à titre de marque, chacun devait avoir été exploité pour échapper à la déchéance.

    Mais la Cour de justice de l’Union européenne vient d’opérer un revirement de sa jurisprudence, sur ce point. En effet, elle considère désormais que « le titulaire d’une marque enregistrée [peut], aux fins d’établir l’usage de celle-ci (…), se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée, sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque »  (CJUE, 25 oct. 2012, C-553/11, Rintisch, pt 30).

    La Cour suprême suivra-t-elle cette nouvelle interprétation ?


     

    Coraline Favrel, Avocat  et  Nicole Bondois, Avocat associé,