• Marque

    par , Avocat associé

    L’appréciation de la déchéance dans les « familles » de marques

    Dans le cadre d’une « famille » de marque ou « série » de marque, l’appréciation de la déchéance d’une des marques s’apprécie indépendamment de l’usage des autres marques.

     

    Bien que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services visés lors du dépôt, pour conserver celui-ci, la protection de la marque est assortie d’une obligation d’exploitation. En effet, le propriétaire d’une marque peut subir une déchéance  pour défaut d’exploitation d’une durée ininterrompue de cinq ans au cours de  la période de validité de cette marque.

     

    Sur ce point, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 19 janvier 2016 (Cass. Com., 19 janvier 2016, n°14-18.434) précisant l’appréciation de la déchéance de marque dans le contexte particulier d’une « famille » de marques ou « série » de marques.

     

    En l’espèce, la société X a mis en demeure deux sociétés Y et Z de cesser d’utiliser les signes « Micro Rain » et « Big Rain » pour désigner des enrouleurs pour dispositif d’arrosage agricole.

    En réponse, ces dernières ont  assigné la société X en déchéance de ses deux marques françaises déposées à l’INPI, pour défaut d’usage sérieux.

     

    Pour s’en défendre, la société X se prévaut de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une « famille » de seize marques, toutes composées du même terme racine  « Rain ». Par conséquent, elle tente d’échapper à la déchéance de la marque précitée en invoquant l’usage par elle-même d’une autre marque de la « famille » à savoir la marque « Mini-Rain » dont elle soutenait qu’elle  ne différait que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif

     

    Par arrêt du 31 janvier 2014, la Cour d’appel de Pau (RG n° 12/01740) a fait droit à la demande des sociétés Y et Z, au visa de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, en prononçant la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque française « Micro Rain » pour tous les produits qu’elle désigne dans son enregistrement. Pour ce faire, la Cour d’appel énonce que « la preuve de l’usage d’une marque enregistrée ne peut résulter de l’usage d’une autre marque enregistrée, qu’importe que celle-ci n’en soit qu’une variante sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif »

     

    Un pourvoi en cassation fut formé par la société X.

     

    La Chambre commerciale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi de la société X en se fondant sur un motif de pur droit tiré de  l’interprétation que donne  la Cour de Justice de l’Union Européenne de l’article 10 § 2 a) de  Directive 89/104 du 21 décembre 1988 selon laquelle (sic) « dans le contexte particulier d’une « famille » ou d’une « série » de marques , l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier de l’usage d’une autre marque »

    On ne saurait être plus clair !!!!

    Lucy Cronin, juriste

    Nicole Bondois, avocat associé