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    par , Avocat associé

    Double peine pour la marque déchue

    C’est l’enseignement de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS du 13 septembre 2016.

    Monsieur BUOB, titulaire de la marque française semi-figurative SAINT GERMAIN pour désigner en classe 33 des spiritueux, poursuit en juin 2012 en contrefaçon trois sociétés pour usage du signe SAINT GERMAIN dans le cadre de la distribution d’une liqueur de sureau devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

    Toutefois, dans le cadre d’une procédure parallèle, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE prononce la déchéance de la marque SAINT GERMAIN pour défaut d’usage sérieux, avec effet au 13 mai 2011, décision confirmée en cause d’appel.

    Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans sa décision du 16 janvier 2015, rejette l’action en contrefaçon de Monsieur BUOB qui en poursuit l’infirmation devant la Cour d’appel de PARIS, faisant valoir :

    • Qu’en commercialisant cette liqueur sous le signe SAINT GERMAIN, entre le 8 juin 2009 (date de point de départ du délai de prescription de l’action en contrefaçon) et le 13 mai 2011 (date d’effet de la déchéance), les intimées se sont livrées à des actes de contrefaçon par reproduction, ou à tout le moins par imitation de sa marque au visa des dispositions des articles L713-2 et L713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
    • Que les intimées ont également porté atteinte à la fonction d’investissement et de garantie d’origine de sa marque.

    La Cour rejette cette argumentation faisant observer :

    • Que la contrefaçon au visa de l’article L713-2 ne peut être poursuivie faute d’une reproduction à l’identique du signe litigieux. Dont acte.
    • Que la contrefaçon par imitation de la marque au visa de l’article L713-3 ne peut valablement être sanctionnée que si elle entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui suppose que la marque invoquée ait fait l’objet d’une exploitation la mettant en contact avec les consommateurs.
    • Que le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a prononcé la déchéance de la marque invoquée faute d’un usage sérieux depuis son enregistrement jusqu’au 13 mai 2011.
    • Qu’enfin les commencements d’exploitation de la marque produits aux débats par le titulaire pour démontrer que la marque a néanmoins exercé une fonction d’origine ne suffisent pas à caractériser la mise au contact du public du titre invoqué, et en conclut (sic) : « Monsieur BUOB échoue ainsi à démontrer que sa marque a été réellement exploitée ; il ne peut arguer utilement d’une atteinte à la fonction de garantie d’origine de cette marque qui […] vise essentiellement à garantir aux consommateurs la provenance du produit ou service fourni en le distinguant de ceux proposés par la concurrence, ce qui suppose que la marque ait été en contact avec ces consommateurs. »

    Pour les mêmes raisons, elle ne retient pas l’atteinte à la fonction d’investissement de la marque avancée par l’appelant et qui se fondait sur l’enseignement de l’arrêt INTERFLORA rendu le 22 septembre 2011 par la CJUE.

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    Double peine infligée  à la marque déchue dont l’existence est niée depuis l’enregistrement.