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    par , Avocat

    La rançon de la gloire : une marque déchue pour dégénérescence !

    Votre volonté en tant que titulaire de marque est naturellement que celle-ci frappe les esprits et qu’elle soit directement assimilée par le public concerné au produit ou au service visé.

    Attention néanmoins à ce que votre marque ne suive pas le chemin de « fooding », « vintage » et autre « Piña colada », et qu’elle conserve sa fonction de garantie d’origine lui permettant de distinguer vos produits/services visés par rapport à ceux de vos concurrents.

    En effet, les marques précitées ont été tellement exploitées par  les consommateurs et/ou les acteurs économiques du marché considéré, qu’elles n’assurent plus leur fonction de garantie d’origine, et sont devenues de ce fait l’appellation générique du produit ou du service concerné.

    L’article L714-6 a) du Code de propriété intellectuelle dispose :

    Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service

    Cette disposition répond à l’exigence du principe de la liberté du commerce et de l’industrie selon lequel il n’est pas possible de détenir un monopole, par le biais d’un dépôt de marque, sur un terme nécessaire pour désigner l’activité ou le produit en question.

    Ainsi, victimes de leur succès, ces marques « fooding », « vintage » et « pina colada » ont été déchues.

    Récemment, la marque « bois rétifié » a également été déchue pour dégénérescence dans une décision de la Cour d’appel de Nancy du 18 mai 2016.

    Dans cette décision, la Cour a retenu que la désignation de « bois rétifié » est devenue, pour les professionnels du bois, la désignation usuelle d’un bois ayant subi un traitement thermique.

    Cette décision apporte un éclairage sur une des conditions de la déchéance pour dégénérescence à savoir que la marque doit être devenue usuelle du fait de son titulaire ; il appartient en effet au demandeur en déchéance de démontrer que le titulaire de la marque a lui-même utilisé la marque comme désignation usuelle des produits, et/ou qu’il a laissé le public employer cette marque comme terme générique pour désigner ces produits.

    En l’occurrence, la Cour a relevé que le titulaire de la marque ne précise pas sur son site internet que « Bois Rétifié » est une marque et emploie le terme « rétifié » de manière parfaitement usuelle et descriptive pour désigner la qualité du bois qu’il vend. De nombreux documents professionnels ultérieurs établissent que ce terme est utilisé de manière usuelle, notamment par les architectes dans les appels d’offre, si bien que le public pertinent perçoit nécessairement ce terme comme une désignation usuelle ».

    Le titulaire ne rapportant pas la preuve qu’il a combattu l’usage à titre descriptif des termes « bois rétifié » ou « rétifié » par une campagne menée contre cet usage généralisé de son signe comme nom commun, la marque Bois Rétifié apparaît frappée de dégénérescence par excès de notoriété, peu important les actions isolées menées par le titulaire.

    La Cour a ainsi justement prononcé la déchéance pour dégénérescence.

    Que faire pour éviter une déchéance pour dégénérescence de vos marques ?

    En qualité de titulaire de marque, vous devez être vigilant et vous opposer à toute utilisation de votre marque en tant que nom commun.

    Concrètement, vous devez imposer l’utilisation de votre marque avec une majuscule et éventuellement associée au signe®, ce qui permet à chacun d’appréhender directement la qualité de marque.

    Il vous appartient enfin de vous opposer à tout emploi illicite de vos marques et de les défendre par le biais de mises en demeure et, si celles-ci ne sont pas suivies d’effets, par une action en justice.