Le groupement foncier agricole (GFA) Château de Pressac, titulaire de la marque « Château de Pressac » pour désigner des vins d’appellation d’origine contrôlée Saint-Emilion, a assigné en annulation et en contrefaçon de sa marque la déposante d’une marque portant la même dénomination pour des vins de Bordeaux supérieur.

La Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux qui avait jugé recevable l’action en nullité introduite par le GFA plus de cinq ans après le dépôt de la marque seconde. En appel les juges avaient admis à tort qu’une lettre recommandée mettant en demeure la défenderesse d’adjoindre à sa marque un autre nom pour éviter tout risque de confusion entre les deux crus avait pu interrompre le délai de forclusion par tolérance.

La Cour Cassation a en l’espèce rappelé que le délai de forclusion par tolérance ne peut être interrompu que par « une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés », comme l’exige l’article 2244 du Code Civil.

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Le système de la forclusion par tolérance a été introduit en droit français par les articles 19 et 25 de la loi du 4 janvier 1991, codifiés dans le Code de la Propriété Intellectuelle aux articles L. 714-3 et L. 716-5.

Selon ce principe, l’action en annulation et en contrefaçon d’une marque seconde n’est plus recevable si celle-ci a été déposée de bonne foi et si le titulaire de la marque première en a toléré l’usage pendant cinq ans. La bonne ou mauvaise foi devant s’apprécier à la date du dépôt de la marque seconde. Le titulaire de la marque seconde doit ainsi avoir des raisons légitimes d’ignorer l’existence de la marque première ou avoir des motifs raisonnables lui laissant penser que son dépôt ne porte pas atteinte à la marque première.

Pour bénéficier de la forclusion par tolérance, il doit ensuite l’exploiter et démontrer que le titulaire de la marque première avait connaissance de l’existence et de l’exploitation de sa marque. Le délai de forclusion de cinq ans commence en effet à courir non pas au jour du dépôt de la marque seconde mais à compter du jour où le titulaire de la marque première a eu connaissance de l’enregistrement ou de l’usage de la marque seconde.

Cour de Cassation, ch. com., 8 mars 2003, n° de pourvoi 03-12193.