Par un arrêt du 2 novembre 2006, la Cour d’appel de Versailles affirme, dans une affaire opposant la société ACCOR et la société OVERTURE Services, le principe juridique suivant : le titulaire d’une marque ne peut pas empêcher son usage en tant que lien commercial dès lors que l’annonceur fournit réellement les produits ou services de cette marque. Ce principe est issu de l’article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « L’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme (…) référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l’enregistrement peut demander qu’elle soit limitée ou interdite ».

En l’espèce, est en cause le service « pay for performance » proposé par Overture et qui consiste à proposer aux annonceurs de réserver des mots clés sur le site www.overture.com en rapport avec les produits ou services qu’ils proposent et qui permettront à son annonce de se positionner en haut de la page de résultats de la recherche effectuée par un internaute à partir du site d’Overture ou de moteurs de recherche affiliés lorsque l’internaute tape le mot clé choisi par l’annonceur.

Accor estimait que la société Overture contrefaisait les marques dont elle est titulaire, portait atteinte à sa dénomination sociale Accor, à ses noms commerciaux et se rendait coupable d’actes de parasitisme et de publicité trompeuse.

Par jugement du 17 janvier 2005 le Tribunal de grande instance de Nanterre avait affirmé que, notamment à travers son outil de suggestion de mots clés, la société Overture avait commis des actes de contrefaçon de marques appartenant à Accor, sans retenir l’atteinte à la dénomination sociale et aux noms commerciaux et les actes de parasitisme et de publicité trompeuse.

La Cour a confirmé la décision des juges du fond concernant ces dernières atteintes et a réduit les actes de contrefaçon. La société Overture se prévalait des dispositions de l’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle pour faire valoir que l’utilisation des marques du groupe Accor à titre de mots clés de recherche et dans les liens promotionnels des annonceurs est nécessaire pour désigner les services authentiques fournis par Accor et commercialisés par ces annonceurs ou les informations correspondantes.

La Cour d’appel affirme que le service proposé par Overture ne peut s’analyser comme un acte de contrefaçon que lorsque le lien sponsorisé ne donne pas effectivement accès à des services authentiques mais sert de marque d’appel pour présenter des services concurrents ou qu’il est utilisé sans respecter les usages loyaux du commerce ; que les droits privatifs dont Accor bénéficie sur les marques dont elle est propriétaire n’ont pas pour effet de lui conférer un monopole sur la réservation de chambres en ligne dans les hôtels de son groupe.

Effectuant une recherche pour les seize marques en cause détenues par Accor, les juges de la Cour d’appel ne retiennent des actes de contrefaçon que pour sept d’entre elles, les autres proposant des locations de chambre dans les hôtels du groupe Accor ou n’offrant aucun service en rapport avec l’activité d’hôtellerie.

Le seul fait de proposer à un annonceur potentiel d’utiliser une marque comme mot-clé ne constitue donc pas un acte de contrefaçon dès lors qu’il n’est pas démontré que la société Overture ait effectivement commercialisé ce mot-clé auprès d’un annonceur pour qu’il offre sous ce mot des services susceptibles de porter préjudice à Accor ou de constituer une exploitation injustifiée de ces marques.

Cette décision va-t-elle permettre à GOOGLE, fréquemment attaqué à cause de son service de liens sponsorisés Adwords, de faire valoir de nouveaux arguments ?

Il convient en tous cas de remarquer que les juges français semblent plus sensibilisés aux arguments des moteurs de recherche proposant des liens sponsorisés, peut être pour éviter le « forum shopping » issu des jurisprudences relatives à Adwords.