L’arrêt de la quatrième chambre du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes du 27 novembre 2003 vient de refuser l’enregistrement de la marque QUICK au niveau communautaire, en raison de son caractère descriptif.
En 1996, la société QUICK restaurants SA, établie en Belgique, a présenté une demande d’enregistrement de la marque communautaire à l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI), en vertu du règlement sur la marque communautaire¹.
Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été sollicité relevaient des classes 29, 30, 31, 32 et de l’ancienne classe 42, c’est-à-dire du domaine alimentaire et de la restauration, au sens de l’arrangement de Nice².
Suite à un refus de l’examinateur en l’an 2000 d’enregistrer ce signe pour l’ensemble des produits et services visés³, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI. Par décision du 17 septembre 2002, la deuxième chambre de recours a confirmé la décision de l’examinateur concernant « les aliments et mets préparés compris dans les classes 29, 30 et 31 ».
La société QUICK a alors introduit un recours devant le TPI, lequel, par décision du 27 novembre 2003, a confirmé le refus d’enregistrement de la marque communautaire. En effet, selon le TPI, la marque est composée exclusivement d’un terme pouvant servir, dans le commerce, pour désigner une qualité importante des produits concernés, à savoir la rapidité avec laquelle ils peuvent être préparés et servis, « quick » signifiant « rapide » en anglais. Ce signe présente donc un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement n°40/94.
Cet arrêt rappelle les principes relatifs à l’enregistrement des marques, notamment quant à l’exigence du caractère distinctif, et confirme une jurisprudence bien établie en la matière tant au plan national que communautaire.

Principes nationaux : Selon les articles L 711-1 et L 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les marques sont des signes appliqués aux produits ou services permettant de les distinguer. Elles peuvent prendre les formes les plus variées : verbales, figuratives ou complexes. Pour être protégées, certaines conditions doivent être respectées : elles doivent être licites, disponibles et distinctives.
Pour être distinctif, le signe doit se démarquer des éléments qui constituent la désignation ordinaire de l’objet qu’il vise : cela signifie que le signe doit être arbitraire à l’égard de l’objet désigné au dépôt. Ce caractère distinctif est relatif : en effet, il s’apprécie uniquement à l’égard des produits ou services désignés au dépôt.
L’article L 711-2 énumère trois catégories de signes dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations exclusivement nécessaires, génériques ou usuels, dans le langage courant ou professionnel.
Une dénomination est considérée comme :
– « nécessaire » lorsque son emploi est exigé pour la désignation de l’objet en cause, ou lorsqu’il est imposé par la nature ou la fonction de l’objet ;
– « générique » lorsqu’elle désigne, non pas directement l’objet en cause, mais la catégorie, l’espèce ou le genre auxquels appartient cet objet ;
– « usuelle » lorsqu’elle est employée pour désigner l’objet, en raison de sa nature ou de ses propriétés, de manière généralisée, par un certain public. Si les produits sont de consommation courante, le public sera entendu largement. (P. Mathély – Le nouveau droit français des marques).
b) Les signes descriptifs c’est-à-dire pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, notamment l’espèce, la qualité, la destination.
c) Les formes exclusivement fonctionnelles, ou conférant au produit sa valeur substantielle.
L’INPI, lors de son contrôle de la validité de la marque, refuse l’enregistrement de telles marques dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère distinctif.
En effet, le droit français estime qu’admettre l’enregistrement de telles dénominations, aurait pour effet de priver les tiers du libre usage d’une expression pouvant leur être utile pour la présentation et la diffusion de leurs produits, et leur ôterait toute possibilité de référence à l’expression en cause, sous peine de poursuite en contrefaçon, ce qui serait intolérable.
Ces principes s’appliquent avec la même force à un mot de langue étrangère, lequel pourra être adopté à titre de marque que s’il n’est pas entré dans le langage courant, c’est-à-dire pas compris de la majorité des français.
En d’autres termes, un mot d’origine étrangère, anglaise en l’occurrence, peut parfaitement satisfaire la condition de distinctivité à l’égard du public français, alors qu’il en serait dépourvu dans la langue d’origine.
C’est sur ce fondement que la marque QUICK a été déposée et protégée en France, étant précisé que le caractère distinctif d’un signe s’apprécie au moment de son dépôt initial. C’est en effet à cette date qu’il faut se situer pour apprécier la compréhension par le public français d’un terme étranger.
C’est ainsi qu’ont été considérées, dans les années 60’, comme distinctives des marques telles que « Breakfast » pour désigner des produits pour le petit-déjeuner, les français n’assimilant pas à cette date le terme Breakfast à de tels produits.
De la même façon, QUICK a pu agir en contrefaçon à l’égard de la marque BELL QUICK (condamnation pour contrefaçon par imitation, reproduction de l’élément distinctif QUICK, Cour d’Appel de Paris, 6 mars 2002).

Principes de la marque communautaire La marque communautaire bénéficie d’une protection unique et homogène sur tout le territoire de l’Union européenne, après enregistrement auprès de OHMI. Cela permet de valoriser la marque, et d’en permettre l’essor au sein de l’Union. Il s’agit également d’un titre unique qui garantit une meilleure gestion de la marque puisque les formalités de renouvellement ne se font qu’auprès de l’OHMI.
L’article 7 du règlement prévoit, comme le droit français, des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque, notamment pour :
– « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif⁴ ».
– « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci⁵ ».
En outre, le second paragraphe de cet article énonce que ces dispositions sont applicables « même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
En se fondant sur l’article 7, paragraphe 1 sous c) pour refuser l’enregistrement de la marque QUICK, le TPI s’est aligné sur la jurisprudence « BABY DRY » de la Cour de justice des Communautés européennes⁶.
Selon cet arrêt, les signes et indications visés par l’article 7, paragraphe 1 sous c) sont ceux qui servent, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé. Le but de l’interdiction est d’éviter que soient enregistrés comme marques, des signes ou indications qui, en raison de leur identité avec, soit, des modalités habituelles de désignation des produits ou des services concernés, soit, leurs caractéristiques, ne permettraient pas de remplir la fonction d’identification de leur origine ou de l’entreprise qui les met sur le marché.
Dès lors, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe est opérée, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés, et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
En l’espèce, le TPI constate que la marque était composée exclusivement d’un terme pouvant servir, dans le commerce, pour désigner une qualité importante des produits et services concernés (services de restauration notamment), à savoir la rapidité avec laquelle ils peuvent être préparés et servis, « quick » signifiant « rapide » en anglais.
Par ailleurs, les produits en cause étant destinés à la consommation générale, le public de référence pour apprécier le motif absolu de refus est « le consommateur anglophone moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé ».
Il en résulte que le terme QUICK permet au public ciblé d’établir immédiatement et sans autre réflexion « un rapport concret et direct entre ce signe et les produits visés ».
On retrouve désormais souvent dans les arrêts de la CJCE et du TPI cette notion de « rapport concret et direct ».
Enfin, l’arrêt précise que la marque n’est pas descriptive à l’égard de certains produits désignés par la demande, tels que les « cafés, thé, cacao, succédanés de café ». Toutefois, la demande d’enregistrement ayant été demandée pour les produits et services visés dans leur ensemble sans les distinguer, le TPI apprécie globalement la situation, et considère que la marque communautaire QUICK doit être refusée pour l’ensemble des produits et services visés à son dépôt. (En ce sens, voir les arrêts EUROHEALTH point 33, CARCARD points 33 et 36, TELE AID point 34).
Par conséquent, de la même manière qu’en droit français, si la marque présente un seul des motifs absolus de refus, elle sera dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services visés, et son enregistrement refusé.
La question se pose de savoir si QUICK aurait pu arguer de l’acquisition d’un caractère distinctif de la marque communautaire par l’usage avant le dépôt. En effet, le caractère distinctif par l’usage est considéré acquis lorsque le public fait immédiatement le lien (« rapport concret et direct ») entre la marque concernée et les produits et services de l’entreprise titulaire de la marque.
Le récent arrêt « Audi », du 3 dec. 2003, concernant le signe verbal TDI (signifiant « turbo », « diesel » ou « direct » et « injection ») a montré toutefois les limites d’une telle argumentation. En effet, le TPI a jugé en l’espèce qu’« au regard du caractère unitaire de la marque communautaire, l’existence d’un caractère distinctif en Allemagne n’est pas suffisante », de sorte qu’on peut penser que cette argumentation serait transposée au cas de QUICK.
Ainsi, la Société QUICK restaurants SA, voit-elle son expansion européenne affaiblie par cette décision. La seule solution aujourd’hui, en dehors de l’appel, consiste à transformer la demande de marque communautaire en autant de demandes de marques nationales qu’il y a de pays dans l’Union européenne, là où la marque ne sera pas considérée comme descriptive, ou à tout le moins susceptible d’assurer la fonction d’origine du produit, en dépit de son caractère descrptif.

¹Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993.
²Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et services.
³En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement, n° 40/94 ⁴Article 7, paragraphe 1 sous b).
⁵Article 7, paragraphe 1 sous c).
⁶CJCE, 20 septembre 2001, Procter & Gamble Company c/ OHMI, affaire C-383/99 P.