La chambre commerciale de la Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence quant à l’interprétation de l’alinéa 2b) de l’article L.714-5 du CPI, dans trois arrêts du 14 mars 2006.

En 1992, la Cour de cassation avait, dans une décision remarquée² , jugé qu’en déposant deux marques qui ne différaient que très légèrement l’une de l’autre, son titulaire manifestait ainsi sa volonté d’obtenir des droits privatifs distincts sur ses deux marques qu’il n’estimait pas assimilables l’une à l’autre.

Il en résultait que l’exploitation de l’une ne permettait pas d’éviter la déchéance de l’autre.

La haute Cour se fondait sur les articles 5 C-2 de la CUP et L.714-5 du CPI, considérant que ces textes ne trouvaient, toutefois, application que si une seule marque était en cause.

Elle opérait donc une distinction selon que la marque seconde exploitée au lieu de la première en date était ou non enregistrée.

Si la marque seconde était enregistrée, les juges considéraient qu’elle constituait une marque distincte de la première, de sorte que l’usage de l’une ne valait pas exploitation de l’autre au sens de l’article L.714-5 du CPI.

Il en allait autrement lorsque la marque seconde n’était pas déposée.

Les tribunaux admettaient, dans ce cas, que l’utilisation d’un signe légèrement modifié valait usage du signe enregistré antérieurement à condition, toutefois, que ses éléments distinctifs n’aient pas été altérés.

Ce courant jurisprudentiel s’est maintenu en dépit d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 21 janvier 2000³, venu, il est vrai, quelque peu ébranler les certitudes en la matière.

Les juges du second degré avaient estimé, en effet, que « la déchéance étant une sanction, les conditions de son application [devaient] être interprétées restrictivement ». Ils ajoutaient que les articles 5 C-2 de la CUP et L.714-5 du CPI « faisant référence à l’emploi sous une forme modifiée sans distinguer si cette forme modifiée fais[ait] ou non l’objet d’un enregistrement distinct à titre de marque, il en résult[ait] que le titulaire de deux marques qui n’exploite que la seconde en date doit pouvoir échapper à la déchéance de ses droits sur son premier dépôt si les différences entre l’une et l’autre sont minimes et n’altèrent pas le caractère distinctif essentiel du premier signe ».

Dès lors et en l’espèce, il avait été décidé que l’exploitation de la marque « Poême » faisait échapper à la déchéance, la marque « Poeme ».

Mais s’agissant d’un arrêt de Cour d’appel, il n’a eu, en pratique, que peu de retentissement et n’a pas permis de mettre fin à la jurisprudence élaborée en 1992 par l’Assemblée plénière.

Récemment encore, le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 1er décembre 2005⁴ devait décider que l’utilisation du signe « Ame de Parfum » valait exploitation de la marque déposée en lettres bâton avec un accent circonflexe ÂME DE PARFUM, considérant d’une part, que l’accent circonflexe ne constituait qu’un des éléments distinctifs de la marque, d’autre part, que sa suppression ne modifiait pas la signification de l’expression dont la prononciation restait inchangée.

C’est en fait la signification de la locution « Ame de parfum » qui confère à la marque son caractère distinctif principal.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 janvier 2006⁵, a quant à elle considéré, que l’exploitation de la marque SPA ne permet pas d’échapper à la déchéance de la marque SPA THERMES. Elle ajoute qu’en déposant ces deux marques, le titulaire a reconnu implicitement qu’elles présentent des pouvoirs distinctifs différents.

Cette jurisprudence a pour objet de faire échec au dépôt de marques de défense, c’est-à-dire de marques se rapprochant sensiblement d’une marque première afin d’empêcher un éventuel concurrent de s’approprier indûment le signe distinctif d’un autre, ce qui est contraire au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

Notons à cet égard, qu’à côté de l’article L.714-5 du CPI, le titulaire légitime de marques dispose d’un arsenal de dispositions comme le principe de spécialité, la contrefaçon par imitation ou la concurrence déloyale lui permettant de protéger son signe tout en respectant la règle de libre concurrence.

Cette interprétation de l’alinéa 2b) de l’article L.714-5 du CPI a prévalu jusqu’au 14 mars 2006, date à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation a revu sa position dans trois arrêts⁶ rendus dans des espèces rigoureusement similaires.

Les défendeurs, poursuivis en contrefaçon de marques, avaient demandé reconventionnellement la déchéance pour défaut d’exploitation des marques qui leur étaient opposées.

A l’appui de leur argumentation, ils ont fait valoir que l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée ne vaut pas exploitation de cette dernière au sens de l’article L.714-5 du CPI, et ce conformément à la solution dégagée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.

La chambre commerciale vient sanctionner cette argumentation en reprenant dans des termes quasiment identiques le même attendu : les articles 5 C-2 de la CUP et L.714-5 du CPI « exigent seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée ».

La Cour de cassation revient ici à une application plus stricte de ces textes. Elle estime ainsi que l’ancienne jurisprudence ajoutait une condition aux articles précités, à savoir que la marque modifiée ne devait pas avoir été enregistrée pour faire échec à la déchéance de la marque première.

La haute Cour prend, selon nous, clairement parti en faveur des titulaires de marques sans pour autant légitimer la pratique des marques de barrage.

Rappelons à cet effet que l’exploitation de la marque sous une forme modifiée n’est prise en compte que si cette modification n’en altère pas le caractère distinctif.

La jurisprudence rendue sur ce point reste d’actualité.

Les juridictions devront dès lors être vigilantes et sanctionner tout comportement abusif de la part de titulaires de marques qui seraient tentés de déposer de multiples déclinaisons de leur signe à seule fin d’étendre leur monopole d’exploitation et échapper ainsi à une déchéance de leurs droits.

¹Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883, ci-après désignée CUP.
²Ass.plén.Ccass., 16 juillet 1992, PIBD 1992, III, 659.
³CA Paris, 4ème Ch., 21 janvier 2000, SNC Lancôme Parfums et Beauté c/ SARL Papous, PIBD 2000, n°697, III, 234.
⁴TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 1er décembre 2005, Frederic’M France SA c/ Guerlain SA, PIBD 2006, n°825, III, 182.
⁵CA Paris, 4ème B, 20 janvier 2006, L’Oréal SA et Helena Rubinstein SNC c/ SPA Monopole Compagnie Fermière de Spa SA, PIBD 2006, n°826, III, 217.
⁶Cass.com, 14 mars 2006, arrêt n°369, M.Franklin c/ Sté Pier Import Europe ; arrêt n°370, Playboy entreprises international inc. c/ Sté Etablissement Laporte ; arrêt n° 371, Sté Trader Media c/ sté Centrale directe SARL, www.courdecassation.fr.