« La société Ebel est titulaire de plusieurs marques dont notamment de la partie française de la marque internationale verbale n° 144 053« EBEL » afin de désigner des produits horlogers et la partie française de la marque internationale semi figurative n° 517 146 « Ebel » désignant principalement des produits cosmétiques, ainsi que des vêtements et des accessoires de mode (foulards, articles de maroquinerie, etc.)

La société Ebel International a procédé au dépôt des marques « Ebel Technological Institute » et « Ebel International » pour désigner notamment des produits cosmétiques, des services de gestion des affaires dans le domaine des cosmétiques, de la santé, des produits de beauté, de l’éducation et de la formation dans ces domaines.Elle a en outre ouvert des sites Internet « ebelinternational.com » et « ebelparis.com ».

La société Ebel International a assigné la société EBEL en déchéance de ses droits sur la marque n°517 146 pour défaut d’exploitation de la marque pour les produits cosmétiques et pour les stylos et agendas.

La société EBEL a reconventionnellement sollicité l’annulation des enregistrements des marques «Ebel Technological Institute » et « Ebel International» pour contrefaçon et atteinte à son nom commercial, à son enseigne et à la renommée de ses marques.

La Cour d’appel de Paris a retenu:
- la contrefaçon de la marque « EBEL » conduisant à la nullité partielle de la marque « EBEL Internationale »
- la déchéance de la partie française de la marque « EBEL » pour défaut d’exploitation des produits visés en classe 3
- l’interdiction générale d’utilisation des noms de domaine de la société EBEL Internationale

La société EBEL International a formé un pourvoi principal et la société EBEL un pourvoi incident

Trois points essentiels retiennent l’attention dans la décision rendue par la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 juin 2006*.

1) La Cour de Cassation retient que la Cour d’appel a bien motivé sa décision quant à la contrefaçon et à la similarité des produits. La Cour de Cassation apprécie la similarité des produits et services au regard du rapprochement dans l’esprit du public entre le caractère luxueux de la montre et la fonction générale de luxe des produits cosmétiques et de parfumerie.La jurisprudence donne une définition de la similarité relativement large : « sont similaires des produits ou services, qui en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être attribués par la clientèle à la même origine ».

La jurisprudence dans ce domaine évolue dans ce domaine au fin de la perception qu’en a le public et au fin de la diversification des titulaires de marque dans le domaine du luxe.

On se souvient des décisions ayant il y a une dizaine d’années considéré que les montures de lunettes étaient similaires aux vêtements car elles étaient devenues des accessoires de mode qui complétaient la tenue de toute « fashionita» dont certaines les portaient sur la tête.

« Si à l’exception des lunettes de soleil, les montures pour verres correcteurs ne sont propres à la vente que chez les opticiens, il en demeure pas moins que le public ne manquera pas d’attribuer une origine commune à des montures de lunette devenues accessoires de la mode et à des articles d’habillement » (Cour d’Appel de Paris 4ème Ch. 29/10/19997 PIBD 645 III p.14).

La Cour d’Appel d’Orléans avait déjà été amenée à juger elle aussi en faveur de Séphora de la similarité des parfums et cosmétiques aux vêtements et accessoires de mode de qualité, au motif que «si les produits ne sont pas identiques le risque de confusion dans l’esprit du public en France est certain, dès lors que ce public, depuis les couturiers fabriquent des parfums et les parfumeurs des accessoires de mode, a pris l’haintude de les associer. (CA d’Orléans Ch. com, 17/10/2002 Inter Services/ Sephora)

Vêtements / lunettes ; cosmétiques / vêtements ; montres de luxe / cosmétique parfum : un seul dénominateur commun : LE LUXE

2) La Cour de cassation retient que la Cour d’appel a bien motivé sa décision en déclarant recevable l’action en déchéance des sociétés Ebel International de la marque n°517 146 « EBEL » pour les produits en classe 3 (les cosmétiques) et ce, peu important l’existence d’obstacles d’une autre nature à l’exploitation du signe en cause.

La question se posait en effet de l’intérêt à agir de la société EBEL INTERNATIONAL, dès lors que de toutes façons, même si la marque EBEL était déchue pour des produits cosmétiques, la similarité reconnue précédemment entre les montres et les produits cosmétiques constituait un obstacle à l’exploitation par les sociétés demanderesses de la marque EBEL.

La Cour d’Appel d’Orléans dans l’espèce précitée qui opposait la société Sephora à une société Italienne avait statué dans un sens opposé estimant que la société italienne qui sollicitait le prononcé de la déchéance des marques Sephora pour des vêtements n’y avait pas intérêt, faute de pouvoir utiliser le signe correspondant que cette déchéance ne rendait pas disponible.La Cour de Cassation reste quant à elle dans la droite ligne de ses décisions précédentes (Cf. Cass 14/01/2003 Gervais Danone / Sodial)

3) La Cour de cassation annule la décision d’interdiction de l’usage par Ebel International des noms de domaine. Elle relève en effet qu’il n’existe de risque de confusion entre les deux marques en cause que pour les produits cosmétiques et de parfumerie. La Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir « précisé les nécessités d’une telle interdiction générale » d’exploitation des noms de domaine.En effet ne doit être interdit que l’usage de marques contrefaisantes appliqué à des produits et services précis et non l’exploitation d’un site pour d’autres produits que ceux visés par la marque première.

Cette décision rappelle à quel point une recherche d’antériorité en matière de marques est complexe et nécessite une parfaite connaissance de la jurisprudence.Elle met l’accent également sur la véritable partie d’échec qui peut se jouer dans nos prétoires.En l’espèce, l’instance engagée par les sociétés EBEL Internationale aura certes abouti mais sans que cette action n’ouvre la possibilité pour les demanderesses d’exploiter la marque déchue, ce qui était, faut-il le rappeler le but de la manœuvre.

*Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2006, pourvoi n° 04-16.908 »