CA RENNES 10 Octobre 2006

Par un arrêt rendu le 10 octobre 2006, la Cour d’Appel de Rennes(Rennes 10/10/2006) rappelle le principe selon lequel la contrefaçon est matérialisée par la reproduction ou l’imitation d’une marque pour désigner des produits ou services similaires ou identiques.

En l’espèce, la Cour a considéré que la réservation d’un nom de domaine similaire à une marque n’était pas en soi contrefaisant dans la mesure où les produits et services proposés par le site étaient distincts de ceux désignés dans le dépôt de la marque antérieure.

Celle-ci visait la classe 38 à savoir les télécommunications, ce qui dans l’esprit de nombreux déposants et ce jusqu’à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 décembre 2005(Cassation Chambre Commerciale 13 /12 /2005) , devait permettre de se prémunir contre la réservation par un tiers du nom de domaine correspondant.

Or la Cour de Casstion dans cette décision du 13 décembre a posé le principe selon lequel : « Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important qu’elle soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque et de nature à entraîner une confusion dans l’esprit du public.

Cela signifie que le nom de domaine n’est contrefaisant que si le site acessible à partir du nom de domaine litigieux propose des services de télécom ou de communication par ordinateur. S’il n’est pas en activité ou si les produits sont différents, il ne peut y avoir contrefaçon puisque cette dernière nécessite la constatation d’un usage de la marque, de sa reproduction ou de son imitation pour des produits identiques ou similaires .

A cet égard la décision commentée de la Cour d’appel de Rennes nous apporte des enseignement complémentaires.

La Cour affirme que « L’enregistrement d’un nom de domaine est un acte neutre en soi tant qu’il n’est pas accompagné de manœuvres telles que la redirection vers un autre site . »

La Cour faisant expressément référence à l’arrêt de la cour de Cassation rappelle les principes ci-dessus quant à l’appréciation de la contrefaçon, à savoir qu’elle s’apprécie au regard des produits et services proposés par le site, en l’espèce des services d’hébergement de sites internet.

La Cour les compare avec les services de créations de sites Internet désignés dans le dépôt de la marque antérieure.

Et la Cour de considérer que ces « deux activités ne sont pas identiques ni même similaires » rejetant ainsi la qualification de contrefaçon.

Ces services , il faut le rappeler sont aujourdhui des services tous deux visés à la classe 42 de la classification Internationale de Nice qui a été modifiée en janvier 2002.

Jusqu’à cette date les services d’hébergement n’étaient pas visés expréssément de sorte que les déposants qui ont sans sélection aucune reproduit l’intitulé générique des services de la classe 42 , pourront constater qu’ils ne sont pas protégés en vertu de cette décision pour ces services d’hébergement alorsque à la suite de la réorganisation des classes ( qui ont été élargies à 45 classes) la sélection de l’intégralité de la classe 42 inclut de tels services.

La leçon à en tirer au delà de l’apport des arrêts ci-dessus commentés est qu’il faut être particulièrement vigilant et sélectionner rigoureusement les produits et services correspondant à l’activité présente et future du déposant et non seulement les intitulés de classes, la jurisprudence ayant d’ailleurs de façon très ferme critiqué les dépôts effectués en termes généraux qui ne permettent pas de connaître avec précision l’étendue de la protection .Cette sélection doit aussi se faire en fonction des antériorités relevées dans les recherches à l’issue d’une sérieuse analyse.