Le 29 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du Mans avait affirmé, pour la première fois, l’antériorité d’un nom de domaine sur une marque valablement enregistrée, en annulant la marque Océanet, au motif que cette dénomination était utilisée antérieurement à titre de nom de domaine.

Dans un jugement du 13 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de Paris a confirmé cette décision en affirmant que « les noms de domaine (…) constituent une antériorité opposable au dépôt de la marque (…) ». Dans cette affaire, le titulaire de la marque provoyance avait assigné la société TI System en contrefaçon de marque au motif que cette dernière exploitait un site internet sous le nom de domaine provoyance.com pour les mêmes services.

Le Tribunal a débouté la requérante de ses demandes et annulé la marque provoyance après avoir constaté que le nom de domaine avait été enregistré préalablement à la marque, et après avoir tenu compte du risque de confusion, que pouvait entraîner la coexistence de ces signes dans l’esprit du public, et de l’exploitation effective du nom de domaine revendiqué.

En faisant appel au critère du « risque de confusion dans l’esprit du public », le juge a semble-t-il tenté de limiter le champ de protection du nom de domaine aux activités exercées par le site internet auquel mène le nom de domaine, et s’est ainsi rapproché du principe de spécialité qui gouverne le droit des marques en vertu duquel les marques sont protégées pour les produits et/ou services visés à leur dépôt ainsi qu’aux services pouvant être considérés comme similaires ou complémentaires.

Le nom de domaine rejoint donc désormais la liste des signes antérieurs mentionnés à l’article L.711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle à laquelle figurent notamment les dénominations sociales, les noms commerciaux, les appellations d’origine contrôlée et les droits d’auteur, susceptibles de faire obstacle au dépôt d’une marque postérieure.

Toutefois la protection du nom de domaine contre des marques enregistrées postérieurement naît qu’à partir de son exploitation effective sur le réseau, et ce contrairement à la marque qui est opposable aux tiers dès son enregistrement C’est pourquoi, il est fortement conseillé de déposer le nom de domaine à titre de marque afin d’acquérir immédiatement un droit opposable aux tiers, sous réserve qu’il ait un caractère distinctif et qu’il soit disponible.

Il faut donc déduire de cette décision que les déposants de marques devront redoubler de vigilance et effectuer désormais des recherches d’antériorités parmi les noms de domaine. Cette mesure générera nécessairement des frais de recherche plus importants qu’auparavant mais constitue une vérification indispensable, évitant le risque de se voir opposer un jour une demande en annulation de marque par un titulaire de nom de domaine antérieur.Cette précaution s’impose de la même façon aux entreprises qui devront veiller à ce que leur dénomination sociale ou nom commercial ne porte pas atteinte à un nom de domaine antérieur valablement exploité sur le réseau.