Le régime de la marque américaine est différent de celui de la marque communautaire et de la marque française au regard de l’usage et du renouvellement de la marque.

1 – L’usage :

En France :

Il n’y a pas, pour la marque française et pour la marque communautaire déchéance d’office de la marque pour inexploitation à l’expiration d’un délai de cinq ans.

En revanche, tout tiers intéressé peut obtenir en justice cette déchéance à la condition de faire la preuve de l’écoulement d’un délai de cinq ans pendant lequel la marque n’a pas été exploitée ou insuffisamment exploitée.

L’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui sans juste motif n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans… La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée ».

Il faut donc, pour la marque française comme pour la marque communautaire soit une action principale en déchéance d’un tiers (d’un concurrent), soit une demande de déchéance formée à titre reconventionnel dans le cadre d’une action en contrefaçon.

La Cour de Cassation vient d’ailleurs de préciser, dans un arrêt du 13 janvier 2009 (Parfums Givenchy/Spa Monopole NV) qu’une demande en déchéance est irrecevable pour un défendeur à l’action en contrefaçon qui n’a pas été empêché de commercialiser la catégorie de produits visés, à défaut d’exercer dans un secteur d’activité du ressort du domaine des produits ou services de la marque dont la déchéance est demandée. Il est donc nécessaire d’avoir un intérêt à agir et d’en justifier.

Aux Etats-Unis :

Aux Etats-Unis, le titulaire d’une marque doit, pour conserver ses droits, fournir à l’Office américain des marques (U.S.P.T.O.) une déclaration d’usage dans un délai d’un an à compter du cinquième anniversaire de l’enregistrement. Sinon, sa marque est déchue d’office pour défaut d’usage.

La déclaration doit indiquer les produits et les services pour lesquels la marque est exploitée et ceux pour laquelle la marque continuera à être exploitée et fournir des preuves d’usage de la marque.

2 – Le renouvellement :

Le renouvellement d’une marque française ou communautaire n’est pas soumis à une condition d’exploitation ni au moindre justificatif de la preuve de cette exploitation.

A l’inverse, aux Etats-Unis, le titulaire de la marque doit, comme pour la déclaration d’usage visée ci-dessus, fournir la preuve de ce qu’il continue à utiliser sa marque.

3 – L’incontestabilité de la marque :

En France et dans l’Union Européenne, la marque est toujours soumise à cette possibilité d’une déchéance démontrée pour défaut d’inexploitation pendant une durée ininterrompue de cinq ans.

La doctrine est divisée sur les dernières dispositions du Code Civil et sur le point de savoir si l’article 2224 qui traite de la prescription de 5 ans des actions personnelles est applicable à l’action en déchéance ; hypothèse où le demandeur à l’action aurait laissé s’accomplir un délai de 5 ans (de prescription) au-delà des 5 ans d’inexploitation pour le cas où l’exploitation n’aurait pas été reprise dans ce dernier délai.

Certains prétendent qu’il y aurait là la possibilité de rendre incontestable la marque.

Il faudra attendre que la jurisprudence se penche sur la question.

A ce jour, l’incontestabilité de la marque française n’est pas d’actualité.

En revanche, aux Etats Unis, il est possible que le titulaire de la marque sollicite son incontestabilité après cinq ans d’usage ininterrompu.