Dans son arrêt en date du 23 avril 2009, la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes), saisie sur questions préjudicielles de la Cour de cassation, vient se prononcer sur l’étendue des droits conférés au titulaire d’une marque concédée en licence.

En l’espèce, la société Christian DIOR a conclu, en 2000, avec la société SIL un contrat de licence de marque ayant pour objet la fabrication et la distribution de produits de lingerie sous la marque « DIOR ».

Ce contrat prévoyait une clause interdisant au licencié de vendre notamment à des grossistes, des collectivités, des soldeurs, des sociétés de vente par correspondance, par le système du porte à porte ou en appartement, les produits ainsi concédés, et ce afin de préserver la notoriété et le prestige de la célèbre marque de luxe.

Cependant, la société SIL, confrontée à des difficultés économiques, a décidé de vendre les produits de la marque « DIOR » à un soldeur, la société COPAD, au mépris de la clause précitée.

La société Christian DIOR a dès lors assigné en contrefaçon de marque son licencié et le soldeur, ces derniers invoquant, pour échapper à toute condamnation, l’épuisement du droit du titulaire sur sa marque.

Saisie en dernier recours du litige, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la CJCE sur l’interprétation de la directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988, et plus particulièrement sur le point de savoir :

si la violation d’une clause d’un contrat de licence interdisant au licencié, pour des raisons de prestige de la marque, de vendre à des soldeurs faisait partie des hypothèses visées à l’article 8 paragraphe 2 de la directive et autorisait en conséquence le concédant à agir en contrefaçon ;

si, dans un tel cas, la mise dans le commerce des produits sous une marque, par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence est faite sans le consentement du titulaire de la marque, au regard de l’article 7 paragraphe 1 de la directive. En d’autres termes, y-avait-il ou non épuisement du droit de marque ?

Afin de répondre aux questions préjudicielles qui lui ont été soumises, la CJCE a procédé à une analyse didactique des textes en cause.

Ainsi, pour répondre à la première question, la CJCE commence par vérifier si la liste des clauses énumérées à l’article 8 paragraphe 2 de la directive est exhaustive.

Considérant que cet article qui dispose que « le titulaire d’une marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence, en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié » ne comporte aucun adverbe ou expression tel que « notamment » ou « en particulier » laissant supposer que cette liste n’est qu’indicative, les juges communautaires en déduisent le caractère limitatif des hypothèses énoncées.

Les magistrats s’attachent ensuite à déterminer si la clause interdisant la revente des produits marqués à un soldeur par le licencié, en dehors du réseau de distribution sélective, entre dans la liste précitée.

Ils estiment ainsi que l’article 8 paragraphe 2 de la directive, en ce qu’il vise expressément la qualité des produits est susceptible de s’appliquer lorsqu’un licencié enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits dès lors qu’il est « établi que cette violation, […] porte atteinte à l’allure et à l’int de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe ».

Pour apprécier cette atteinte, la CJCE donne à la juridiction nationale compétente une grille d’analyse selon laquelle « il importe notamment de prendre en considération, d’une part, la nature des produits de prestige revêtus de la marque, le volume ainsi que le caractère systématique ou bien sporadique des ventes de ces produits par le licencié à des soldeurs ne faisant pas partie du réseau de distribution sélective et, d’autre part, la nature des produits commercialisés haintuellement par ces soldeurs, ainsi que les modes de commercialisation usuels dans le secteur d’activité de ceux-ci ».

Quant aux conséquences de la violation d’une clause du contrat de licence sur l’épuisement des droits du titulaire sur sa marque, la CJCE rappelle que « la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par un licencié doit être considérée, en principe, comme effectuée avec le consentement du titulaire de la marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive », en précisant toutefois que le contrat de licence ne revient pas à donner un consentement absolu et inconditionné du titulaire de la marque à la commercialisation des produits de ses produits.

La CJCE vient poser des gardes fous en la matière en indiquant que dès lors qu’a été constatée l’une des violations du contrat de licence prévues à l’article 8 paragraphe 2 de la directive, la mise dans la commerce de produits revêtus de la marque par le licencié est réputée faite sans l’accord du titulaire.

Dans le cas où la violation considérée n’entre pas dans les hypothèses visées par l’article 8, paragraphe 2, de la directive, la Cour considère que le titulaire de la marque ne peut s’opposer à une revente de ces produits sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104 que lorsqu’une telle revente porte atteinte à la renommée de la marque.

Après avoir analysé les textes en présence et rappelé les droits du titulaire de la marque et ceux du licencié, la CJCE veille à protéger les droits du titulaire de la marque en cas de méconnaissance flagrante des termes du contrat de licence.